De nombreuses stars protègent leur nom en le déposant à titre de marque auprès des offices compétents. Toutefois, la célébrité du titulaire d’une marque ne doit pas lui permettre de passer outre les principes essentiels du droit des marques.

1. L’affaire opposant les marques KATY PERRY® et KATIE PERRY®

Le 11 mars 2026, la chanteuse américaine Katy Perry a perdu un long contentieux en droit des marques face à une créatrice de mode dénommée « Katie Perry ».

Les faits :

Une créatrice de mode australienne, Katie Perry, lance son activité sous son nom en 2007. En 2008, elle dépose la marque « Katie Perry » pour désigner des vêtements.

La même année, la chanteuse américaine Katy Perry rencontre un succès mondial, notamment avec son titre I Kissed a Girl. En 2009, elle dépose la marque Katy Perry dans les classes 9 et 41 (les vêtements ne sont pas visés).

A l’occasion de ses tournées en Australie, la chanteuse vend des produits dérivés, dont des vêtements. Un litige nait entre les deux homonymes concernant l’usage de leur nom. Ce litige est porté devant les juridictions australiennes en 2019 :

La créatrice accuse la chanteuse de contrefaçon de marque ;
La chanteuse se défend en invoquant la nullité de la marque de la créatrice en raison de son caractère trompeur et d’un risque de confusion.

La question de la notoriété de la (marque de la) chanteuse, aussi bien en 2008 (au moment du dépôt de la marque de la créatrice) qu’en 2019 (au moment de l’action en justice), est au cœur de l’affaire :

Faut-il prendre en considération la notoriété de la marque ou bien la notoriété de la chanteuse titulaire de cette marque ?
Dans le cas d’espèce, cette notoriété permet-elle de considérer que la marque de la créatrice australienne est trompeuse ou susceptible de générer un risque de confusion auprès du public ?

Les décisions successives :

En première instance, les juges ont considéré que la marque KATY PERRY utilisée par la chanteuse pour désigner des vêtements (produits dérivés) portait atteinte à la marque de la créatrice australienne. Il est jugé que la notoriété acquise par la chanteuse, aussi bien en 2008 qu’en 2019, ne justifiait pas la nullité de la marque de la créatrice australienne.

En 2024, la Cour fédérale d’Australie se prononce en appel en faveur de la chanteuse américaine cette fois ci. Elle juge que la chanteuse bénéficiait, en 2008 comme en 2019, d’une notoriété susceptible de justifier la nullité de la marque déposée par la créatrice australienne.

Le 11 mars 2026, la Haute Cour d’Australie retient finalement la validité de la marque de la créatrice de vêtements. Elle estime que la créatrice a déposé et utilisé sa marque de bonne foi, et qu’aucun risque de confusion du public n’est démontré.

Ce qu’il faut retenir :

1. Principe de spécialité des marques : la réputation de la marque de la chanteuse dans le domaine de la musique, des concerts et du divertissement ne s’étend pas automatiquement aux vêtements, sur la base d’une « pratique courante » des stars de la pop consistant à vendre des produits dérivés.
2. Appréciation de la renommée de la marque : La renommée personnelle du titulaire d’une marque (ici la chanteuse Katy Perry) ne doit pas être confondue avec la renommée de sa marque.
3. Risque de confusion comme critère essentiel du droit des marques : ici, aucun élément ne permet d’établir l’existence d’un tel risque ni le fait que la marque de la styliste tromperait le public. Par ailleurs, la personne qui contrefait sciemment une marque antérieure ne peut pas valablement soutenir que la confusion qui résulterait de ces actes de contrefaçon justifierait l’annulation de la marque contrefaite (doctrine dite du « assiduous infringer »).

En pratique, même une célébrité mondiale ne peut pas automatiquement s’approprier son nom comme marque dans tous les secteurs.

2. L’affaire opposant les marques MESSI® et MASSI®

L’affaire Katy Perry c. Katie Perry peut rappeler l’affaire MESSI c. MASSI qui a eu lieu il y a quelques années, en Europe cette fois ci.

Les faits :

Une société espagnole est titulaire deux marques verbales « MASSI », déposées respectivement en 1996 et 2003, dans les classes 9, 25 et 28, pour des équipements et vêtements de cyclisme.

En 2011, le joueur de foot Lionel Messi dépose la marque de l’Union européenne « MESSI ». Cette marque semi-figurative associe son nom à un logo en forme de « M » stylisé. Elle vise les classes 9, 25 et 28.

La société titulaire de la marque MASSI forme opposition contre la marque MESSI, en invoquant l’existence d’un risque de confusion entre les deux marques désignant des articles de sport.

Les décisions successives :

En 2012, l’EUIPO retient l’existence d’un risque de confusion entre les deux marques et fait donc droit à l’opposition formée contre la marque du footballeur :

1. 1. Les signes MESSI et MASSI sont jugés similaires ;
  2. Les produits en cause sont identiques ou similaires.

En 2018, à la suite d’un recours formé par le footballeur contre la décision de l’EUIPO, le Tribunal de l’Union européenne (TUE) annule la décision de l’EUIPO. Le TUE considère que la notoriété exceptionnelle de Lionel MESSI modifie la perception du public pertinent, qui associera spontanément le signe MESSI au joueur de football. Cette différence conceptuelle neutraliserait les similitudes visuelles et phonétiques entre les deux signes.

Le 17 septembre 2020, la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) confirme la décision du TUE. Elle valide la prise en compte de la notoriété du titulaire de la marque MESSI pour écarter le risque de confusion entre les marques.

Ce qu’il faut retenir :

1. 1. Appréciation in concreto du risque de confusion : le risque de confusion doit être apprécié concrètement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, et en prenant en considération les ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques.
  2. Prise en compte de la notoriété du titulaire de la marque : la CJUE admet que la notoriété de la personne qui souhaite enregistrer son nom à titre de marque doit être prise en compte dans l’appréciation du risque de confusion, dès lors que cette notoriété peut avoir une influence sur la perception de la marque par le public pertinent.
  3. Impact des différences conceptuelles : Les différences conceptuelles entre deux signes peuvent neutraliser des similitudes visuelles et phonétiques, notamment lorsque l’un de ces signes a une signification claire et déterminée pour le public pertinent. Cette signification peut résulter de l’association faite par le public entre une marque et le nom de la célébrité qui en est titulaire.

3. La mise en parallèle des deux affaires :

Les solutions retenues dans chacune de ces affaires sont opposées :

1. - Affaire Lionel Messi : La notoriété du footballeur écarte le risque de confusion avec la marque antérieure. Le public associe immédiatement « MESSI » au joueur. La différence conceptuelle neutralise les ressemblances visuelles et phonétiques.
  - Affaire Katy Perry : La notoriété de la marque de la chanteuse est insuffisante, d’une part, pour caractériser un risque de confusion justifiant l’annulation de la marque antérieure et, d’autre part, pour justifier l’usage de sa marque pour désigner des produits couverts par une marque antérieure.

Les analyses des juridictions européennes et australiennes suivent des logiques différentes :

1. - La CJUE prend en compte la notoriété du titulaire de la marque, alors que la Haute Cour d’Australie prend en compte la notoriété de la marque détenue par la célébrité. L’approche australienne nous semble plus respectueuse des principes du droit des marques que celle de la CJUE. En effet, prendre en considération la notoriété du titulaire de la marque risquerait de permettre à toute célébrité d’enregistrer son nom comme marque en quelque classe que ce soit, indépendamment de l’existence de marques antérieures quasiment identiques.
  - Le principe de spécialité du droit des marques est davantage pris en considération par la Haute Cour d’Australie, dans la mesure où elle distingue les domaines dans lesquels la marque de la chanteuse bénéficie d’une notoriété des autres domaines. En revanche, dans l’affaire MESSI, aucune distinction n’est opérée entre les produits sportifs et les autres types de produits visés dans la demande de marque du footballeur (notamment les « appareils et instruments de secours (sauvetage) » en classe 9).